知产财经芮松艳最接近的现有技术与创造

作者：芮松艳北京知识产权法院法官

《专利法》第二十二条第三款对于创造性作了原则性规定，《专利审查指南》则对该规定作了进一步细化，其中将判断方法具体到三个步骤，即通常所称的“三步法”。三步法中的第一步为确定最接近的现有技术，最接近现有技术是无效请求人或审查员在众多现有技术中选中的一个具体的技术方案。实践中，如何正确理解最接近现有技术，对于创造性判断具有实质影响。

一、最接近的现有技术在创造性判断中的作用

《专利审查指南》第二部分第四章2.4中，“最接近的现有技术，是指现有技术中与要求保护的发明最密切相关的一个技术方案，它是判断发明是否具有突出的实质性特点的基础。最接近的现有技术，例如可以是，与要求保护的发明技术领域相同，所要解决的技术问题、技术效果或者用途最接近和／或公开了发明的技术特征最多的现有技术，或者虽然与要求保护的发明技术领域不同，但能够实现发明的功能，并且公开发明的技术特征最多的现有技术。应当注意的是，在确定最接近的现有技术时，应首先考虑技术领域相同或相近的现有技术”。

因为创造性的判断与客观真实的研发过程相对应，而至少目前而言，所有客观的研发过程均非凭空产生，而是站在前人肩膀上进行的研发，因此，每个研发过程均必然存在“研发起点”，这一研发起点在创造性判断中即对应于最接近的现有技术。换言之，最接近现有技术仅具有研发起点的地位。

既然最接近的现有技术是发明创造的起点，而在真实的研发过程中，起点的作用在于使本领域技术人员发现该现有技术存在的技术缺陷，从而产生解决该缺陷的研发动机。因此，在创造性的判断中，最接近现有技术的作用亦在于判断本领域技术人员基于该现有技术“是否会产生研发动机”。

《专利审查指南》第二部分第四章3.2.1有关显而易见性判断部分亦指出，显而易见性判断的是本领域技术人员是否“有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明”。这也就意味着，如果最接近的现有技术不会使本领域技术人员产生研发动机，则本领域技术人员从该起点出发必然不会得到诉争技术方案。此种情况下，相对于该现有技术，诉争技术方案具备创造性。反之，则不具备创造性。

以儿童用四轮自行车为例说明真实的研发过程与创造性判断过程的对应关系。在真实的研发过程中，本领域技术人员基于两轮自行车而研发产生了儿童用四轮自行车，其中两轮自行车是研发的起点，儿童用四轮自行车是研发的终点。其与具体案件的对应关系为，两轮自行车对应于创造性判断中的最接近现有技术，儿童用四轮自行车则对应于诉争技术方案。如果本领域技术人员基于两轮自行车可以产生研发动机，并在此基础上获得儿童用四轮自行车，则该技术方案不具备创造性。反之，则具备创造性。

二、最接近的现有技术的选取

（一）可破坏创造性的最接近的现有技术应与诉争技术方案属于同一应用领域

无论是对于实审程序中的审查员，还是无效程序中的无效请求人，在使用创造性条款时，均首先需要选取最接近的现有技术。虽然在创造性判断中最接近现有技术仅具有起点的地位，但因其作用在于产生研发动机，而不同现有技术对于研发动机产生的影响并不相同，故选取不同的现有技术对于创造性判断结论有可能产生影响。

因所有专利法意义上的发明均是以实际应用为目的，而依据客观的研发规律，技术人员通常不会因为发现了其他应用领域现有技术存在的缺陷，而产生改进其所属应用领域技术方案的动机。例如，技术人员不会因发现“冰箱”存在的技术缺陷，而产生改进“电视机”的动机。因此，理想的最接近现有技术应与诉争技术方案属于同一应用领域的现有技术。或者说，只有同一应用领域的技术方案才有可能破坏诉争技术方案的创造性。这也就意味着，当选择了不同应用领域的最接近现有技术时，将会因为无法使本领域技术人员产生研发动机，从而无法获得诉争技术方案。

对于最接近现有技术的选取，《专利审查指南》并未强调应用领域，而是从密切程度角度进行了规定，亦即，最接近的现有技术应是与要求保护的发明“最密切相关”的一个技术方案。因《专利审查指南》中亦将最接近现有技术的作用对应于研发动机的产生，因此，对于最密切相关的现有技术应理解为最密切相关从而足以导致产生研发动机的现有技术。

此外，《专利审查指南》中亦对何为密切相关规定了一些具体考虑因素，包括技术领域是否相同、公开技术特征的多少，等等。但需要注意的是，上述因素仅是用于确定研发动机的考虑因素而已，与研发动机的有无并无必然对应关系。比如，虽然前述规定中提及了公开技术特征的多少，但对于与诉争技术方案并非相同应用领域的现有技术而言，即便其公开了较多的技术特征，同样不会使本领域技术人员产生研发动机。这也就意味着，无论是实质审查阶段的审查员，还是无效程序中的无效请求人，在选择最接近现有技术时均不能仅仅机械地考虑上述规定中涉及的考虑因素，而更要从研发动机角度出发去选择合适的最接近的现有技术。

《专利审查指南》中之所以在上述考虑因素与研发动机之间并无必然联系的情况下，仍将其作为最接近现有技术选取的考虑因素，原因在于专利授权确权行为作为一种具体行政行为，需要兼顾效率与公平。虽然创造性制度的目的在于尽可能确保只有对现有技术“整体”具有技术贡献的发明创造方可获得授权，但因选择不同的研发起点，会直接影响到对技术贡献的判断，而现有技术包括海量的技术方案，每个案件均在海量的技术方案中寻找显然并不可行。因此，为保证专利授权的质量及效率，有必要给出相对确定且可操作的选择指引，使得审查员及无效请求人可将检索的范围限于合理的限度内。尽管《专利审查指南》中规定的各要素与研发动机并非必然对应，但通常情况下，选取的现有技术与诉争发明创造之间的关系越为密切，技术人员从该现有技术出发将越容易获得该发明创造，相应地，其被认定不具备创造性的可能性越大，越有可能有效实现创造性的制度价值。

实践中存在一种情形，一些案件中的最接近现有技术与诉争技术方案并非同一应用领域，但最终仍合理地得出不具备创造性的结论。这一结论看似与本部分所指出的选择不同应用领域的最接近现有技术会导致诉争技术方案具备创造性这一观点有所矛盾，但实则不然。此类案件中被用作最接近现有技术的技术方案仅是形式上的最接近现有技术，实质则是被结合的现有技术。也就是说，该现有技术并未被用作研发起点，也未被用来确定实际解决的技术问题，而是用于判断是否给出了解决技术问题的启示。此类案件中，研发起点及实际解决的技术问题通常是基于诉争技术方案所属应用领域的“常规需求”而产生。因为对于被结合的现有技术并无应用领域的要求，因此，此种情况下，不会因该现有技术与诉争技术方案并非相同应用领域，而认定诉争技术方案具备创造性。

案例一：一种粉碎机

该案涉及的是名称为“粉碎机以及具备该粉碎机的吸收体制造装置”、专利号为.9的专利。其中证据1为最接近的现有技术。诉争技术方案与证据1虽然均是粉碎机，但二者的加工对象不同。诉争技术方案加工对象是纸浆片材，而证据1的粉碎对象是作为制成品的普通纸张，二者的关系类似于原材料与制成品之间的关系。尽管如此，但对于普通纸张与纸浆片材的粉碎需求毕竟不同，因此，本领域技术人员通常不会基于原材料领域的技术问题而产生一个与制成品相关的技术方案。比如，本领域技术人员不会因为发现面粉制备方法的技术缺陷而研发出一种制备面包的方法。

该案中，被诉决定认定诉争技术方案相对于证据1不具备创造性，理由为“在证据1公开内容的基础上，当使用粉碎纸浆片材的粉碎机遇到同样的外刀需要进行维护但维护、拆卸作用性欠佳而需要增大打开空间的技术问题时，所属领域技术人员有充足的理由和动机将证据1所述的粉碎机应用于纸浆片材的粉碎以生成纸浆纤维，从而解决上述技术问题，而且该应用也未给本专利带来预料不到的技术效果”。

由上述表述可以看出，被诉决定中考虑的技术问题是使用“粉碎纸浆片材的粉碎机”（即诉争技术方案所涉产品）遇到的问题，而非证据1存在的技术问题。也就是说，虽然证据1被作为最接近现有技术使用，但是上述判断过程并非是将证据1作为研发起点，发现证据1的问题并对其进行研发，而是将诉争技术方案所针对的粉碎机常规存在的技术问题作为研发的起点（外刀需要进行维护但维护、拆卸作用性欠佳而需要增大打开空间）。证据1的作用只是给出了解决该问题的启示而已，因此，其实际作用是被结合的现有技术，而非真正意义上的最接近现有技术。

案例二：豆腐乳的生产工艺

该案涉及的是名称为“豆腐乳的生产工艺”、专利号为.1的发明专利，其诉争技术方案要求保护的是一种豆腐乳的生产工艺，其步骤包括制作成品豆腐胚、黄豆成曲、糙米成曲、制作汤汁、制作豆腐乳产品等。证据1则是一种利用黄豆豆浆制造类似天然乳酪的发酵食品的制造方法。

该案中，专利权人的起诉理由之一即为诉争技术方案与证据1的最终产品并不相同，因此，该现有技术不适用于用作最接近现有技术。依据前文中的分析可以看出，严格来说，本领域技术人员通常不会基于发现黄豆乳酪产品在制作工艺上的问题，而改进豆腐乳的制备工艺。但与前案相同，证据1虽然被用作最接近的现有技术，但研发动机并非来源于证据1，而是来源于本领域技术人员对于豆腐乳产品制备工艺的常规需求，只不过其在该案中并未作为现有技术的方式体现出来，而证据1在该案中的作用实际上相当于被结合的现有技术，其作用在于将其所公开的豆浆发酵得到凝乳，将凝乳经过压榨、模压成型形成固态等步骤结合到常规的豆腐乳的制作工艺中而已。

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